Hailey Biebers nye hudpleielinje ble ønsket velkommen med søksmål om krenkelse

Medvirkende forfatter: Heather Antoine

I april 2015 sendte Kylie Jenner inn en varemerkesøknad for merket «KYLIE» for «reklametjenester» og «godkjenningstjenester». Applikasjonen var ment å fungere som et springbrett i forkant av Jenners lansering av hennes kosmetikklinje. Kylie Minogue motsatte seg imidlertid Jenners varemerkesøknad, med henvisning til hennes eierskap og bruk av Kylie.com, som solgte klær, parfymer og andre produkter markedsført med navnet hennes siden august 1996 (et år før Jenners fødsel). Motstanden ble til slutt trukket tilbake, og selv om den ikke var offentlig, kan jeg bare anta at det ble oppnådd et forlik, noe som førte til de 194 varemerkesøknadene og registreringene som for tiden eies av Jenners selskap, Kylie Jenner, Inc. Leksjon lært, ikke sant? Feil.

Den 15. juni 2022 lanserte modellen og sosialisten Hailey Bieber offisielt sin nyeste satsning «Rhode», regnet som en grusomhetsfri, rimelig hudpleieserie. Lanseringen ble publisert til Biebers nesten 50 millioner følgere, så vel som til mannen hennes, Justin Biebers 245 millioner følgere. Mindre enn en uke senere, den 21. juni 2022, anla Rhode-NYC et søksmål til US District Court for Southern District of New York med påstand om brudd på varemerke (Rhode-NYC LLC v. Rhodedeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, "Klagen"). Hvordan kom vi hit? Du har kanskje eller kanskje ikke allerede sett noen rapportering om denne, men det som gjør den spesielt interessant (i hvert fall for denne IP-nerden) er bakhistorien.

I 2014 sa tidligere romkamerater Purna Khatau og Phoebe Vickers (Rhode-NYC) opp heltidsjobbene sine for å bygge sin egen luksusbedrift for klær og tilbehør, «Rhode». Som beskrevet i klagen, "i USA har Bergdorf Goodman, Neiman Marcus og Saks Fifth Avenue alle Rhodes avanserte produkter, og Bloomingdales har viet en del av flaggskipet i New York City til merket," som har blitt brukt av kjente navn som Beyoncé, Mindy Kaling og Maya Rudolph. Deres anslåtte fortjeneste for 2022 er angivelig 14.5 millioner dollar.

I 2017 fikk Rhode-NYC sin første varemerkeregistrering for "RHODE" for forskjellige klesplagg. I mars 2019 sendte de inn en ny søknad om håndvesker, som ble registrert tidlig i 2021. I juni 2019 søkte selskapet om en varemerkeregistrering for fottøy, som for tiden er under behandling. Så i 2020 sendte selskapet inn flere ytterligere varemerkesøknader for å beskytte ekspanderende salg innen barneklær, herreklær, solbriller, smykker, tepper og tekstiler, hårtilbehør og diverse gjenstander som plysjdukker, puslespill, stearinlys, ornamenter. De sendte også inn en søknad for å beskytte «butikktjenester». Merk at Rhode-NYC ikke har sendt inn noen søknader i klasse 3 for å beskytte bruk eller fremtidig bruk av skjønnhetsprodukter.

Noe samtidig, i november 2018, sendte Bieber inn en søknad om "RHODE" i klasse 25 for klær. Imidlertid ble denne søknaden avslått basert på sannsynlighet for forveksling med Rhode-NYC og ble til slutt "eksplisitt trukket tilbake." Det har blitt rapportert at Bieber tok kontakt med Rhode-NYC i løpet av denne tiden for å kjøpe navnet og ble nektet.

Så, i februar 2020, sendte Bieber inn en intensjonssøknad som var ment å holde henne i kø for eventuell bruk av "RHODE" i klasse 3 for skjønnhetsprodukter. Denne søknaden ble vurdert av en varemerkegransker som ikke ga noen sannsynlighet for forveksling med Rhode-NYCs merker. Søknaden ble publisert for opposisjon og Rhode-NYC motsatte seg den ikke. En søknad om "RHODE"-logoen ble også sendt inn, godkjent for motstand og ikke motarbeidet av Rhode-NYC. Bieber sendte inn flere andre søknader for HAILEY RHODE og HAILEY RHODE BEAUTY. I følge klagen førte disse søknadene til korrespondanse der Biebers advokater forklarte at Bieber hadde forlatt sin søknad om "RHODE" på klær da han "fattet avgjørelsen". . . å droppe planene om å fortsette med en kleslinje under merket "RHODE". På dette tidspunktet kan man ha trodd at partene godtok forslaget om at disse to "Rhodes" kunne eksistere sammen så lenge Bieber ikke forsøkte å selge klær.

Som en rask sidebar er spørsmålet vi stiller i saker om varemerkebrudd om det eksisterer en "sannsynlighet for forveksling" mellom merkene. Det er flere faktorer i denne analysen, men de inkluderer graden av likhet mellom de aktuelle merkene og hvorvidt partenes varer er tilstrekkelig beslektet til at forbrukere sannsynligvis vil anta (feilaktig) at de kommer fra en felles kilde. For eksempel vil DELTA flyselskaper og DELTA dental sannsynligvis ikke være problematiske fordi ingen kunne forestille seg at flyselskapet ville gi tannforsikring.

Tilbake til det. Som jeg nevnte før, frem til i år, hadde Bieber bare gjenværende eller «live»-søknader i klasse 3 for «RHODE» som et frittstående merke, og Rhode-NYC sendte aldri inn en søknad i klasse 3. Imidlertid, 16. mai 2022, Bieber sendte inn en ganske uttømmende liste over varer og tjenester som ville bli levert under "RHODE"-varemerket, inkludert klær og fottøy. Hvis jeg var en bettingkvinne (og det har jeg visst fra tid til annen), tipper jeg at det var dette som sendte Rhode-NYC over kanten. Selv om Rhode NYC også kan ha ventet på den offisielle lanseringen av produktet for å saksøke i Federal Court, i stedet for å motsette seg søknaden ved USPTO slik Minogue gjorde. Likevel lurer jeg på hvorfor det ble besluttet å sende inn en søknad i klasse 25 for klær når Rhode-NYC allerede eier en registrering i klasse 25 for klær.

Det er ingen tvil om at kjendiser legger lag til varemerkebrudd. Publikum antar og assosierer kjendisen med "opprinnelig" eierskap, noe som kan skape problemer for bedrifter som Rhode-NYC. Siden Biebers linje har blitt annonsert, hevder Rhode-NYC at de allerede har lagt merke til forvirring, inkludert i deres egne annonser og påtegninger når folk har feilaktig tagget Biebers sosiale mediekontoer.

Rhode-NYC søker for tiden et foreløpig forføyning som beordrer Bieber til å slutte å bruke navnet "RHODE" eller en hvilken som helst variant for merket hennes.

Legal Entertainment har kontaktet representasjonen for kommentarer, og vil oppdatere denne historien etter behov.

Heather Antoine er partner og styreleder for Stubbs Alderton & Markiles LLPs varemerke- og merkevarebeskyttelse og personvern- og datasikkerhetspraksis, der hun beskytter klientens intellektuelle eiendom – inkludert merkevarevalg, administrasjon og beskyttelse. Heather hjelper også bedrifter med å designe og implementere retningslinjer og praksis som er i samsvar med nasjonale og internasjonale personvernlover.